Ганіч Д. А. Визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки: оманливі позначення / / Правовий тиждень. - 2013. - № 25-26. - с. 7 (текст написаний українською мовою)

Актуальність питання визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки з часом підвищується, в той час коли суди розглядають великий об’єм спорів пов’язаних із здійсненням прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Наразі використання подібних та схожих позначень торговельних марок є поширеними випадками оскільки такий варіант здається більш привабливим ніж вкладення грошових коштів в рекламу новоствореної торговельної марки. Поява в торговельній мережі схожого бренду товару не одразу викличе настороженість, а наштовхне середньостатистичного споживача на думку про зміну позначення. Таким чином, виробник схожого товару отримає прибуток від продажу.

Статтею 499 Цивільного кодексу України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" такими підставами є: невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявність у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Керуючись абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Зважаючи на множинність існуючих практик з питань порушення статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» необхідно конкретизувати поняття «позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу».

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності «при проведенні перевірки схожості товарних знаків є те, що вони повинні порівню¬ватися в цілому і що більше значення повинне надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без ви¬ділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Торговельні знаки можуть бути схожими один з одним в більшій або меншій мірі. В такому випадку тестом є визначення того, чи є вони настільки схожими до змішування. Торговельний знак є схожим до ступеня змішування з попереднім якщо він використовується для однорідних товарів та настільки схожий на попередній знак, що існує вірогідність введення споживача в оману відносно походження товарів. Якщо споживач може змішати товари, дистинктивна функція торговельного знака не працює і споживач може не купити товар, який він хоче. Це є поганим для споживача, також погано для власника торговельного знака, який втрачає об’єм продаж.

Так, Компанія «Камінова А/С»(Cheminova A/S) звернулася до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Укравіт» про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «СУПЕРВІНЦИТ». Позовні вимоги позивач обгунтував тим, що зареєстрована за торговельна марка «СУПЕРВІНЦИТ» не відповідає умовам надання правової охорони та свідоцтво України видане внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, як власника міжнародної реєстрації. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи із висновком експертизи, відповідно до якого знак для товарів і послуг за свідоцтвом України «СУПЕРВІНЦИТ»є схожим зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією «VINCIT», раніше зареєстрованим у тому числі на території України, на імя іншої особи для таких самих товарів 5 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати; знак для товарів і послуг «СУПЕРВІНЦИТ» є оманливим щодо товару та особи, яка виробляє товар, у звязку з використанням знаку для товарів і послуг «VINCIT»(міжнародна реєстрація).

Також з подібним питанням компанія “Бакарді енд Компані Лімітед”, Багамські острови звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг “МАРТІНІКА”, власником якого є ТОВ “Балта”, та про зобов’язання Департаменту внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг з огляду на те, що цей знак є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою позивача “MARTINI” за свідоцтвом України. Господарським судом з огляду на зібрані у справі докази, зокрема, висновок судової експертизи у відповідній частині, з’ясувано, що знак для товарів і послуг “МАРТІНІКА” за свідоцтвом України є схожим настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою позивача “MARTINI” за свідоцтвом України стосовно товарів 32 класу МКТП, тобто встановлено невідповідність оспорюваного знака для товарів 32 класу МКТП умовам надання правової охорони. Відтак позов у справі було задоволено у відповідній частині.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.
Відповідно до п. 65 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року, у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 Господарського процесуального кодексу у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.
Оманливість позначення є об'єктивною характеристикою і виникає внаслідок невідповідності смислового значення позначення - властивостям товару або послуги, яким вони маркуються, тобто наявності або відсутності у товарі чи послузі властивостей, які суперечать смисловому значенню позначення. При цьому відомості про наявність або відсутність таких властивостей сприймаються споживачем, як достовірні.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані тотожними або схожими настільки, що можна сплутати позначеннями, права на які набуті раніше (промислові зразки, прізвища тощо). Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Незважаючи на широке застосування практики визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки у зв’язку з використанням оманливих позначень, в діючому законодавстві України існує тенденція визначення такого критерію не безпосередньо в законодавстві, а за допомогою експертизи. Аналізуючи судову практику з питань визначення позначень оманливими, слід зазначити, що суди прагнуть до проведення експертизи, оскільки в таких справах необхідні спеціальні знання, а також необхідно мінімізувати ризики оспорювання рішення суду.
У контексті досліджуваних питань не зайвим буде звернутися до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», в якому зазначається, що використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого знаку для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта, а також будь-які інші дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, визнається недобросовісною конкуренцією та забороняється законодавством. Виникнення на ринку однорідних товарів і послуг, в яких наявні ідентичні позначення, викликає ймовірність того, що споживач сприйме товар або послуги суб’єкта за іншого відомого підприємства. Так, новостворене підприємство відбирає частину клієнтів, прибуток, та будує свою діяльність на діловій репутації відомої фірми.

На цьому ґрунті, застосовуючи законодавчі акти, необхідно зауважити, що ступінь відомості, розрекламованості товару значно пов’язані з фактором використання оманливих позначень. Так, власники підкреслюють відмінність своєї торговельної марки від усіх інших та звертають увагу споживача на деталі, які допоможуть відрізнити такий продукт або послуги від підробки.